Defensa frente a reclamaciones por falsa designación de origen
Si lo demandaron bajo la Ley Lanham por una marca no registrada, el demandante debe probar sus derechos y su prioridad.
Una reclamación por falsa designación de origen bajo la Sección 43(a) suele presentarla una empresa sin registro federal, lo que significa que el demandante tiene que probar sus propios derechos, su prioridad y la probabilidad de confusión. Dos decisiones de la Corte Suprema limitan aún más la reclamación. Comience por el plazo y luego ponga a prueba cada elemento.
¿Usted es quien presenta esta reclamación?Reclamaciones por falsa designación de origen →
- Anote el plazo en el calendario. Busque la fecha en que fue notificado (o la fecha de la carta) y cuente los días: generalmente 21 en un tribunal federal y 20 en un tribunal estatal de Florida.
- Conserve los documentos. Guarde publicaciones de productos, anuncios, registros de ventas y de abastecimiento, correos electrónicos y mensajes. No elimine publicaciones ni productos; consulte Avisos de preservación de pruebas.
- Notifique a su aseguradora. Muchas pólizas empresariales cubren "lesiones personales y publicitarias" ("personal and advertising injury"). Dé aviso por escrito sin demora y envíe la demanda. Las pólizas suelen excluir las reclamaciones de propiedad intelectual, pero hacen una excepción para la infracción de imagen comercial o de eslogan en su publicidad, por lo que la cobertura depende de la redacción de la póliza y de las alegaciones.
- No contacte al demandante ni a sus abogados, y no cambie su marca, sus publicaciones ni su sitio web hasta recibir asesoría.
- Ubique sus pruebas de primer uso. Localice sus facturas más antiguas, materiales de lanzamiento, páginas web archivadas y publicaciones en redes sociales bajo el nombre. No las modifique.
- Envíenos los documentos. Suba la demanda o el reclamo; lo revisamos el mismo día hábil, después de verificar conflictos de interés.
Qué tiene que probar el demandante, y dónde suelen ser débiles sus pruebas
Una causa por falsa designación de origen bajo el 15 U.S.C. § 1125(a)(1)(A) es carga del demandante de principio a fin. Lea la demanda a la luz de estos tres elementos antes de decidir cualquier otra cosa.
La Sección 43(a)(1)(A) de la Ley Lanham hace responsable a una empresa que usa una palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o una falsa designación de origen, que probablemente confunda a los compradores sobre quién fabrica sus productos, o sobre si otra empresa está afiliada a ella, la patrocina o la aprueba. El demandante no necesita un registro federal para demandar. Precisamente por eso la reclamación suele ser más débil de lo que parece a primera vista: sin un certificado de registro, el demandante no goza de ninguna presunción de que es titular de una marca válida. Debe probarlo.
En el Undécimo Circuito, los elementos provienen de Tana v. Dantanna's, 611 F.3d 767 (11th Cir. 2010): el demandante debe demostrar que tenía derechos de marca sobre la marca o el nombre en cuestión, y que el demandado adoptó una marca o un nombre lo bastante similar como para que los consumidores probablemente los confundan. La prioridad forma parte del primer elemento. Los derechos que comenzaron después de los suyos no cuentan en su contra.
| Elemento | Qué debe demostrar el demandante | Dónde se defienden los demandados |
|---|---|---|
| 1. Derechos protegibles | Una marca distintiva: inherentemente distintiva, o descriptiva con prueba de significado secundario | Los nombres de personas y las palabras descriptivas requieren prueba de que los compradores los ven como una marca; los términos genéricos nunca están protegidos |
| 2. Prioridad | Uso en el comercio, en el mercado pertinente, antes de que comenzara su uso | Uso sin fecha o simbólico, interrupciones en el uso, un mercado diferente, o una fecha de primer uso alegada que los registros no respaldan |
| 3. Probabilidad de confusión | Que un número apreciable de compradores probablemente se confunda sobre el origen, la afiliación, el patrocinio o la aprobación | Los siete factores del Undécimo Circuito, la ausencia de confusión real y las fallas de cualquier encuesta |
| Límites de alcance | Que la reclamación trata sobre el origen de los productos y sobre el uso en el comercio de EE. UU. | Dastar (2003) y Abitron (2023), que pueden poner fin a una reclamación con base en los alegatos |
Nuestra página para demandantes explica la misma reclamación desde el otro lado: Reclamaciones por falsa designación de origen. Si la demanda también alega infracción de una marca registrada, consulte Defensa frente a infracción de marca.
Ocho defensas frente a una reclamación por falsa designación de origen
La mayoría de los casos dependen de dos o tres de ellas. Algunas deben plantearse en la primera respuesta o pueden perderse, por eso evaluamos todas en la primera semana.
No hay una marca protegible
Una marca descriptiva no registrada solo está protegida con prueba de significado secundario. Tana resolvió que los nombres, tanto apellidos como nombres de pila, son descriptivos, por lo que un demandante que alega derechos sobre un nombre de persona debe probar que los compradores lo ven como una marca. Las palabras laudatorias y geográficas plantean el mismo problema. Nadie puede ser titular de un término genérico.
Tana (11th Cir. 2010)No hay prioridad, o no hay derechos donde usted vende
Los derechos de common law (derecho consuetudinario) "se adquieren solo mediante el uso previo real en el comercio", evaluado según la totalidad de las circunstancias (Planetary Motion, 11th Cir. 2001). El uso privado, interno o simbólico no califica. Los derechos también se limitan al área donde la marca se usa y es conocida, por lo que un demandante conocido en una ciudad puede no tener derechos donde usted hace negocios.
Planetary Motion (11th Cir. 2001)No hay probabilidad de confusión
El Undécimo Circuito aplica los mismos siete factores que usa para las marcas registradas: fortaleza, similitud de las marcas, similitud de los productos, clientes y canales, publicidad, intención y confusión real (Frehling, 11th Cir. 1999). En Tana, una marca débil fuera de Los Ángeles, restaurantes diferentes y una confusión real mínima llevaron a un juicio sumario a favor del demandado.
Frehling (1999) · Tana (2010)"Origen" significa el productor de los bienes
En Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp. (2003), la Corte Suprema resolvió que "origen de los bienes" se refiere al productor de los bienes tangibles ofrecidos a la venta, no al autor de cualquier idea, concepto o comunicación contenidos en ellos. Una reclamación de que usted usó el contenido, el concepto o la obra creativa de otra persona sin darle crédito no es una reclamación por falsa designación.
Dastar (U.S. 2003)La conducta no es un uso en el comercio de EE. UU.
Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc. (2023) resolvió que el § 1125(a)(1) se extiende solo a reclamaciones en las que el uso infractor en el comercio es nacional. Las ventas realizadas y entregadas en el extranjero, por una empresa extranjera, a compradores extranjeros, por lo general quedan fuera de la ley, aunque el demandante alegue que los efectos llegaron a los Estados Unidos.
Abitron (U.S. 2023)No existe una reclamación autónoma por falso respaldo
El Undécimo Circuito señaló en Edmondson v. Velvet Lifestyles, LLC (2022) que "aún no hemos reconocido una reclamación separada por falso respaldo" ("false endorsement"). Por lo tanto, una teoría de respaldo debe probarse como confusión bajo el § 1125(a)(1)(A): que el uso del nombre o la imagen de una persona probablemente confunda a los compradores sobre la afiliación o el patrocinio.
Edmondson (11th Cir. 2022)Uso legítimo
Usar una palabra "de otro modo que como marca", de forma legítima y de buena fe, solo para describir sus propios productos o su origen geográfico es una defensa legal (§ 1115(b)(4)). No tiene que desvirtuar la confusión para invocarla (KP Permanent Make-Up, 2004). Referirse por su nombre al producto de otra empresa, como en "compatible con" o "reparamos", también puede ser lícito, aunque el Undécimo Circuito no ha decidido cómo se evalúa ese uso nominativo.
§ 1115(b)(4) · KP Permanent (2004)Demora
La Ley Lanham no tiene plazo de prescripción. Los tribunales aplican laches, que exige una demora en hacer valer la reclamación, que esa demora no sea excusable y un perjuicio indebido para usted (Kason Industries, 11th Cir. 1997). En casos de Florida, el Undécimo Circuito usa el plazo de prescripción de cuatro años de Florida como referencia (AmBrit v. Kraft, 11th Cir. 1986).
Kason (1997) · AmBrit (1986)Laches y el uso legítimo son defensas afirmativas. La Regla 8(c) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil exige que una parte las exprese en su contestación, y una defensa omitida puede perderse.
Poner a prueba los derechos del demandante suele ser la primera batalla y la más económica
Un demandante sin registro tiene que construir sus derechos con pruebas: facturas con fecha, publicidad, prensa y, a veces, una encuesta. Esas pruebas suelen ser más débiles de lo que sugiere la demanda. Buscamos el registro con fecha más antiguo del uso por parte del demandante, dónde estaban esos compradores y si el uso continuó sin largas interrupciones.
Su propio primer uso puede ser anterior. Si usted comenzó a usar su nombre antes que el demandante, en su mercado, el demandante no tiene prioridad sobre usted allí. Sus pruebas importan tanto como las de ellos. Reunimos sus primeras facturas, materiales de lanzamiento, páginas web archivadas y publicaciones en redes sociales en los primeros días, mientras son fáciles de encontrar.
El territorio importa. Los derechos de common law alcanzan el área donde la marca se usa y es conocida. Un demandante con clientes solo en una región puede tener derechos reales allí y ninguno en el sur de Florida, o a la inversa. El Undécimo Circuito señaló en Tana que la lejanía geográfica cuenta cuando el demandante se basa en derechos de common law.
Registros que le pedimos al demandante
- La primera venta, envío u oferta pública bajo la marca, con la ubicación del comprador
- Ventas y gasto en publicidad por año y por región
- Cada versión de la marca utilizada, con fechas
- Cualquier encuesta, y los datos sin procesar en que se basa
- Cada caso de supuesta confusión real, con los mensajes correspondientes
- Cuándo se enteró el demandante de su uso
Qué buscar en sus propios archivos
- Sus primeras facturas, pedidos y materiales de lanzamiento
- Cómo y por qué eligió el nombre, incluida cualquier búsqueda de disponibilidad
- Dónde vende, y a quién
Dos decisiones que pueden poner fin a una reclamación de forma temprana
Dastar y Abitron limitan lo que cubre la Sección 43(a). Cuando una demanda va más allá de esos límites, planteamos el punto mediante una moción en lugar de esperar al juicio.
| Dastar (2003) | Abitron (2023) | |
|---|---|---|
| Alegación típica | "El demandado vendió nuestro curso, video, diseño o texto como propio", o "no nos dio crédito" | "El demandado, una empresa extranjera, vende productos similares en el extranjero y la confusión llega a los compradores de EE. UU." |
| Qué resolvió la Corte | "Origen de los bienes" significa el productor de los bienes tangibles, no el creador de las ideas o del contenido que contienen; la decisión fue 8–0 | Los §§ 1114(1)(a) y 1125(a)(1) alcanzan solo las reclamaciones en las que el uso infractor en el comercio es nacional |
| Por qué importa | Interpretar la Ley Lanham de modo que proteja la autoría crearía lo que la Corte llamó una "ley de derechos de autor mutante" | El "uso en el comercio" es la línea divisoria entre las aplicaciones nacionales y extranjeras de la ley |
| Cómo lo planteamos | Moción de desestimación bajo la Regla 12(b)(6) cuando la demanda revela la teoría; de lo contrario, juicio sumario | Moción de desestimación o de juicio sumario parcial sobre las ventas en el extranjero, y una disputa sobre el discovery de daños |
| Qué puede subsistir | Una reclamación por publicidad falsa bajo el § 1125(a)(1)(B) si la publicidad tergiversa la naturaleza o las cualidades de los productos; reclamaciones de derechos de autor | Reclamaciones basadas en ventas en EE. UU., importaciones a los Estados Unidos y marketing dirigido a EE. UU. |
Si los productos que usted vende son sus propios productos físicos y la demanda trata sobre el crédito por un concepto, guion, idea de diseño o material de curso, la causa bajo el § 43(a)(1)(A) probablemente queda fuera de la ley después de Dastar. Es de esperar que el demandante intente en su lugar una reclamación de derechos de autor o de publicidad falsa; también evaluamos esas.
Para empresas de América Latina o Europa, separamos las ventas en EE. UU., las importaciones y la publicidad dirigida a EE. UU. de las ventas realizadas y entregadas en el extranjero. Después de Abitron, solo cuenta el uso nacional, lo que puede reducir tanto la responsabilidad como las ganancias en juego.
Los derechos de marca en EE. UU. dependen en general del uso o el registro en EE. UU. El Cuarto Circuito permitió que un titular extranjero sin uso en EE. UU. presentara reclamaciones bajo el § 43(a) en Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG (2016), y la Corte Suprema se negó a revisarlo en 2017. Esa decisión no obliga a los tribunales de Florida, y rebatimos el punto cuando se plantea.
Un demandado extranjero o de otro estado puede tener una defensa por falta de jurisdicción personal. Debe plantearse en la primera moción bajo la Regla 12 o en la contestación, o se renuncia a ella según la Regla 12(h)(1).
Cuando la reclamación es que usted insinuó una conexión
Muchas demandas bajo el § 43(a) no tratan en absoluto sobre nombres parecidos. Alegan que un anuncio, una publicación de venta o un letrero sugirió un patrocinio, una aprobación o un respaldo que nunca existió.
Uso del nombre o la imagen de una persona
Como el Undécimo Circuito no ha reconocido el falso respaldo como una reclamación separada, el demandante igual debe demostrar una probable confusión sobre la afiliación o el patrocinio. Importa si los compradores reconocerían a la persona, qué tan destacada es la imagen y qué dice realmente el anuncio. Las reclamaciones por derecho de publicidad (uso de la imagen) y contractuales bajo leyes estatales suelen acompañarla y tienen sus propios elementos.
Edmondson (11th Cir. 2022)Exdistribuidores y revendedores
Las reclamaciones contra exdistribuidores suelen depender de si los letreros, sitios o publicaciones de venta todavía dicen "autorizado" u "oficial", de cuándo terminó la relación y de lo que el contrato permitía después de la terminación.
§ 1125(a)(1)(A)Propietarios y gerentes demandados personalmente
En Edmondson, el tribunal revocó las conclusiones contra una empresa y su gerente porque los demandantes trataron a los demandados como "uno y el mismo". Una persona física es responsable solo si "participó activamente como fuerza impulsora" en la decisión de realizar los actos infractores. Los cargos por sí solos no bastan.
Edmondson (11th Cir. 2022)Las declaraciones claras reducen el riesgo en adelante. Un descargo de responsabilidad sencillo sobre la afiliación, una descripción veraz como "vendedor independiente de" una marca y el retiro de los logotipos del demandante suelen acotar la disputa. Aun así, hacer esos cambios es un paso que debe darse con asesoría, no antes, porque lo que usted cambie y cuándo lo haga puede usarse como prueba.
De la notificación al juicio sumario
La primera respuesta define la forma de la defensa. En el tribunal federal vence 21 días después de la notificación, o 60 días después del envío de la solicitud de renuncia si usted renuncia oportunamente a la notificación formal (90 días si la solicitud se envió fuera de los Estados Unidos).
- Días 1–3Recepción del casoPlazo anotado, verificación de conflictos, aseguradora notificada, documentos preservados.
- Días 3–10EvaluaciónDerechos y prioridad del demandante, su primer uso, ventas en EE. UU. frente a ventas en el extranjero, cuestiones de Dastar.
- Antes del día 21Moción bajo la Regla 12 o contestaciónMoción sobre jurisdicción, Dastar o Abitron; o una contestación con defensas afirmativas y reconvenciones.
- Meses 2–8Exhibición de pruebas (discovery)Registros de primer uso, ventas por región, pruebas de confusión, el conocimiento que tenía el demandante de su uso.
- PeritosEncuestasRefutación de encuestas de significado secundario y de confusión; daños y prorrateo.
- MocionesJuicio sumarioEl carácter distintivo, la prioridad y la confusión suelen decidirse aquí.
Moción o contestación. Una moción bajo la Regla 12(b) es adecuada para defectos que aparecen a la vista de la demanda: falta de jurisdicción personal, una teoría excluida por Dastar o reclamaciones basadas en ventas en el extranjero. Si el tribunal deniega la moción, la contestación vence por lo general 14 días después de la notificación de la resolución (Regla 12(a)(4)(A)). Cuando las defensas dependen de hechos, como la prioridad o el significado secundario, una contestación con reconvenciones suele ser el mejor primer paso.
Medida cautelar preliminar. Si el demandante solicita una medida cautelar preliminar, debe demostrar una probabilidad sustancial de éxito. Bajo el 15 U.S.C. § 1116(a), una probable violación del § 1125(a) conlleva una presunción refutable de daño irreparable. Para una marca no registrada, la probabilidad de éxito incluye la validez y la prioridad, por lo que impugnamos esos puntos primero. Las pruebas de que el demandante esperó mucho tiempo antes de demandar también pueden ayudar a refutar la presunción.
Plantee estas defensas desde temprano
- Falta de jurisdicción personal, competencia territorial improcedente o notificación defectuosa (se renuncian si se omiten, Regla 12(h)(1))
- Laches, estoppel y aquiescencia (Regla 8(c); § 1115(b)(9))
- Uso legítimo y su propio uso anterior
- Reconvenciones para obtener una sentencia declarativa y la cancelación
Formas de terminar el caso antes del juicio
Muchos casos de falsa designación se resuelven mediante acuerdo una vez que ambas partes han puesto a prueba la prioridad y la confusión. El momento adecuado suele ser después del primer intercambio de pruebas, no antes.
Coexistencia
Ambas partes conservan sus nombres, con límites sobre productos, territorio, colores o canales. Es más práctica cuando las empresas atienden mercados diferentes.
Retiro gradual
Usted adopta un nuevo nombre con un calendario realista, con un periodo de liquidación para el inventario, los letreros y las publicaciones de venta existentes, y una liberación de las reclamaciones pasadas.
Descargos de responsabilidad y cambios
Las declaraciones claras de no afiliación, el retiro de logotipos o del lenguaje de "oficial" y los cambios en los anuncios pueden resolver reclamaciones de afiliación y respaldo.
Sentencia por consentimiento
Una medida cautelar negociada que dicta el tribunal, por lo general sin pago de dinero o con un monto fijo. Su redacción determina lo que usted podrá hacer después, por eso la negociamos línea por línea.
Los términos de un acuerdo se explican con más detalle en Cómo responder a una carta de reclamo. Si la disputa todavía está en la etapa de la carta, consulte Cómo responder a una carta de cese y desista.
Qué está en juego
Conocer la exposición realista mantiene las negociaciones de un acuerdo con los pies en la tierra. El método completo está en Evaluación de daños.
| Recurso | Regla | Qué lo limita |
|---|---|---|
| Medida cautelar | Procede ante una violación probable o probada; presunción refutable de daño irreparable (§ 1116(a)) | Limitada al área donde el demandante tiene derechos; la demora puede refutar el daño irreparable |
| Sus ganancias | El dolo no es un requisito previo, pero es una consideración importante (Romag Fasteners v. Fossil, 2020) | Solo las ganancias del demandado nombrado, no las de una afiliada no demandada (Dewberry, 2025); usted puede probar costos y deducciones; solo ventas en EE. UU. (Abitron) |
| Daños del demandante | Daños reales, que el tribunal puede aumentar hasta el triple (§ 1117(a)) | Deben ser una compensación y no una sanción; "sujetos a los principios de equidad" |
| Honorarios de abogados | Solo en casos excepcionales, para la parte vencedora, según el estándar de Octane Fitness (Tobinick v. Novella, 11th Cir. 2018) | Aplica en ambos sentidos: un demandado que gana frente a una reclamación infundada puede recuperar honorarios |
| Destrucción | Puede ordenarse la destrucción de etiquetas, letreros y empaques infractores (§ 1118) | A discreción del tribunal |
Los daños legales (statutory damages) por falsificaciones bajo el § 1117(c) requieren la falsificación de una marca registrada, por lo que no se aplican a una reclamación exclusivamente bajo el § 43(a) sobre una marca no registrada.
Cinco errores que cometen los demandados en casos de falsa designación
Suponer que el demandante es titular de su nombre
Un nombre no registrado no es prueba de derechos. Muchas marcas de demandantes son descriptivas, y algunas tienen un reconocimiento débil o local.
Tana (2010)Exija al demandante que pruebe el carácter distintivo y el significado secundario donde usted vende.
Perder sus propias pruebas de primer uso
Las facturas antiguas, los sitios archivados y las primeras publicaciones desaparecen. Sin ellos, un demandado que realmente fue el primero no puede probarlo.
PrioridadReúna y conserve sus registros más antiguos en la primera semana.
Omitir defensas afirmativas en la contestación
Laches, estoppel y el uso legítimo deben alegarse. Una lista genérica sin hechos invita a una moción para eliminarla; una defensa omitida puede perderse.
Regla 8(c)Alegue las defensas que correspondan, con los hechos que las respaldan.
Defender las ventas en el extranjero como si fueran ventas en EE. UU.
Aceptar cifras de ventas mundiales en el discovery o en las negociaciones de un acuerdo infla una exposición que la ley no alcanza.
Abitron (2023)Separe desde el inicio el uso nacional de las ventas en el extranjero.
Cambiar de marca o publicar descargos de responsabilidad por pánico
Los cambios repentinos hechos sin un plan pueden parecer una admisión y pueden desperdiciar dinero si la reclamación es débil.
EstrategiaDecida los cambios con su abogado, como parte de la defensa o de un acuerdo.
Robert H. Thornburg dirige nuestros litigios bajo la Ley Lanham. Melissa Dangond Crews trabaja con clientes de habla hispana y en cuestiones de cancelación ante la USPTO, y James R. Leahy se ocupa de disputas de comercio electrónico y marketplaces. Una reclamación relacionada basada en declaraciones comerciales se explica en Defensa frente a competencia desleal federal.
Defenderse no es solo decir que no
Una defensa puede cambiar el equilibrio de un caso. Estas son las herramientas que evaluamos desde el principio, porque algunas deben plantearse con la contestación.
Sentencia declarativa
Pida al tribunal que declare que usted no infringe y que el demandante no tiene derechos superiores a los suyos en su mercado, para que la disputa termine con una resolución clara aunque el demandante desista de su reclamación.
28 U.S.C. § 2201Cancelar el registro en que se basa el demandante
Si el demandante también invoca un registro federal, el tribunal puede cancelarlo total o parcialmente. Dentro de los cinco años siguientes al registro, cualquier motivo válido está disponible, incluido su uso anterior; después de ese plazo, subsisten motivos como el carácter genérico, el abandono y el fraude.
15 U.S.C. §§ 1119, 1064Su propia prioridad
Un demandado que usó el nombre primero puede tener su propia reclamación contra el demandante bajo el § 43(a) o bajo el common law de Florida en el área donde el demandado fue el primero.
§ 1125(a); common lawHonorarios en casos excepcionales
Un demandado que gana puede recuperar honorarios de abogados cuando el caso se destaca, por ejemplo porque la reclamación era débil o se litigó de forma irrazonable.
§ 1117(a) · Tobinick (2018)Preguntas frecuentes
Me demandaron por falsa designación de origen. ¿Qué significa eso?
El demandante alega que su nombre, logotipo, anuncio o publicación de venta probablemente confunda a los compradores sobre quién fabrica sus productos o sobre si el demandante está vinculado con usted, bajo el 15 U.S.C. § 1125(a)(1)(A). Suele presentarla una empresa sin registro federal, por lo que el demandante debe probar sus propios derechos y su prioridad.
¿Cuánto tiempo tengo para responder?
En el tribunal federal, por lo general 21 días después de que le notificaron el emplazamiento y la demanda. Si aceptó renunciar a la notificación formal bajo la Regla 4(d), tiene 60 días desde el envío de la solicitud de renuncia, o 90 días si se le envió fuera de los Estados Unidos. Los tribunales estatales de Florida por lo general otorgan 20 días.
El demandante no tiene una marca registrada. ¿Aun así puede demandarme?
Sí, pero debe probar que su marca es distintiva (de forma inherente o mediante significado secundario), que usó la marca antes que usted en el mercado pertinente y que la confusión es probable. Un registro le habría dado presunciones; sin él, la carga recae por completo en el demandante.
Yo comencé a usar mi nombre primero. ¿Eso es una defensa?
Puede derrotar la reclamación en el área donde usted lo usó primero. Los derechos de common law provienen del uso previo real en el comercio. Reúna ahora sus facturas, anuncios y registros web más antiguos. Si el demandante registró la marca después, su uso anterior también puede respaldar una reconvención de cancelación.
El demandante dice que copiamos su contenido y lo vendimos con nuestro nombre. ¿Eso es falsa designación?
Por lo general, no. Según Dastar (2003), "origen" significa el productor de los bienes físicos vendidos, no el creador de las ideas o del contenido que contienen. Las reclamaciones por contenido copiado corresponden, en todo caso, al derecho de autor o al derecho contractual, que tienen sus propias defensas.
Somos una empresa extranjera. ¿Podemos ser responsables por ventas fuera de los Estados Unidos?
Después de Abitron (2023), la Ley Lanham alcanza solo el uso infractor en el comercio que es nacional. Las ventas realizadas y entregadas en el extranjero por lo general quedan fuera de su alcance. Las ventas en EE. UU., las importaciones y el marketing dirigido a EE. UU. siguen dentro de su alcance, y la jurisdicción personal es una cuestión aparte.
Alguien dice que nuestro anuncio insinuó su respaldo. ¿Qué tiene que demostrar?
En el Undécimo Circuito, una teoría de falso respaldo se prueba como una reclamación de confusión bajo el § 1125(a)(1)(A): que el uso del nombre o la imagen de la persona probablemente confunda a los compradores sobre la afiliación o el patrocinio. El tribunal no ha reconocido el falso respaldo como una reclamación separada.
¿Puede un demandado recuperar honorarios de abogados?
Es posible. La Ley Lanham permite otorgar honorarios a la parte vencedora en casos excepcionales, que el Undécimo Circuito evalúa según el estándar de Octane Fitness (Tobinick v. Novella, 2018). Si el demandante también alegó FDUTPA, puede aplicarse la ley de Florida sobre honorarios para la parte vencedora. Consulte Defensa frente a FDUTPA.
¿Mi seguro cubrirá esto?
Depende de la póliza y de las alegaciones. Muchas pólizas de responsabilidad civil general comercial cubren "lesiones personales y publicitarias" ("personal and advertising injury"), pero excluyen las reclamaciones de propiedad intelectual, a menudo con una excepción para la infracción de imagen comercial o de eslogan en su publicidad. Envíe la demanda a su aseguradora sin demora y permítanos revisar la póliza.
Suba la demanda
Envíe la demanda y el emplazamiento, la fecha en que fue notificado (o en que recibió una solicitud de renuncia) y cualquier carta anterior. Si puede, agregue cuándo comenzó a usar su nombre, dónde vende y cualquier póliza de seguro. Revisamos los documentos el mismo día hábil, tras verificar conflictos de interés.
- Revisión el mismo día de la demanda y de su plazo
- Impugnación de los derechos, la prioridad y las pruebas de confusión del demandante
- Mociones bajo la Regla 12 sobre Dastar, Abitron y cuestiones de jurisdicción
- Reconvenciones y negociaciones de coexistencia y de retiro gradual
¿Prefiere hablar primero? Llámenos o escríbanos, o envíenos un mensaje por WhatsApp. Atendemos en español.
- 15 U.S.C. § 1125, Falsas designaciones de origen; dilución; ciberpiratería (Cornell LII)
- Tana v. Dantanna's, 611 F.3d 767 (11th Cir. 2010)
- Planetary Motion, Inc. v. Techsplosion, Inc., 261 F.3d 1188 (11th Cir. 2001)
- Frehling Enterprises v. International Select Group, 192 F.3d 1330 (11th Cir. 1999)
- Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23 (2003) (Cornell LII)
- Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc. (U.S. 2023) (Justia)
- Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG (4th Cir. 2016); certiorari denegado en 2017 (Arnold & Porter)
- Edmondson v. Velvet Lifestyles, LLC, No. 20-11315 (11th Cir. 4 de agosto de 2022) (FindLaw)
- KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111 (2004) (Cornell LII)
- 15 U.S.C. § 1115, El registro como prueba; defensas, incl. (b)(4) uso legítimo y (b)(9) laches (Cornell LII)
- Nominative trademark use: affirmative or negative defense? (ABA Landslide)
- Kason Industries, Inc. v. Component Hardware Group, Inc., 120 F.3d 1199 (11th Cir. 1997)
- Martin v. E.C. Publications (11th Cir. 2021, no publicada): el plazo de cuatro años de Florida como referencia para laches, citando AmBrit
- Fed. R. Civ. P. 12, Defensas y objeciones (GovInfo, U.S. Code ed. 2023)
- 15 U.S.C. §§ 1119 y 1064, cancelación (Cornell LII)
- Tobinick v. Novella, 884 F.3d 1110 (11th Cir. 2018), resumen (Tushnet)
Información general, no asesoría legal para su situación. Leyes, reglas y tasas vigentes a octubre de 2026. Última revisión: 28 de octubre de 2026.