Estendere la Sua registrazione internazionale agli Stati Uniti
I marchi provenienti da Europa, America Latina e Asia designano gli Stati Uniti in circa 25,000 domande Madrid all'anno. L'USPTO esamina ciascuna di esse con lo stesso rigore di una domanda nazionale, e a qualsiasi rifiuto deve rispondere un avvocato abilitato negli Stati Uniti. Agiamo come consulenti legali negli Stati Uniti per titolari di marchi stranieri e per i loro studi di marchi nel Paese d'origine, dal primo rifiuto provvisorio fino alla registrazione e alle dichiarazioni che la mantengono in vigore.
Dalla registrazione nel Paese d'origine alla tutela negli Stati Uniti
Un titolare di marchio straniero con una domanda o registrazione nel Paese d'origine può estenderla agli Stati Uniti designando gli Stati Uniti in una domanda internazionale Madrid, oppure successivamente con una designazione successiva. L'OMPI trasmette la designazione all'USPTO, che la tratta come una domanda statunitense ai sensi della Section 66(a).
Da quel momento, l'USPTO applica integralmente il diritto statunitense. Un esaminatore verifica il marchio sotto il profilo dei conflitti con registrazioni statunitensi anteriori, della descrittività e della formulazione dei prodotti e servizi. Se il marchio viene approvato, è pubblicato ai fini dell'opposizione e quindi registrato come estensione della tutela, con lo stesso effetto giuridico di qualsiasi altra registrazione statunitense.
Perché è necessario un avvocato statunitense
Dal 3 agosto 2019, ogni richiedente o titolare di registrazione domiciliato al di fuori degli Stati Uniti deve essere rappresentato dinanzi all'USPTO da un avvocato abilitato in uno Stato degli Stati Uniti. La norma si applica alle designazioni di Madrid non appena un rifiuto provvisorio, un'opposizione o qualsiasi altro atto richiede una risposta. Gli studi di marchi stranieri non possono rispondere autonomamente, e l'USPTO non accetterà una risposta depositata direttamente da un titolare straniero.
Consulenti esteri in materia di marchi · Marchi latinoamericani · Marchi europei
- Deposito nel Paese d'origineUna domanda o registrazione presso l'ufficio del Paese d'origine del titolare.
- Designazione degli Stati UnitiNella domanda internazionale o in una designazione successiva, con una dichiarazione di intento d'uso.
- L'OMPI notifica l'USPTOL'USPTO riceve la richiesta di estensione della tutela.
- EsameIn base al diritto statunitense. Qualsiasi problema comporta un rifiuto provvisorio trasmesso tramite l'OMPI.
- PubblicazionePeriodo di opposizione di 30 giorni nella Official Gazette dell'USPTO.
- RegistrazioneViene concessa l'estensione della tutela. Seguono le dichiarazioni ai sensi della Section 71.
I dieci Paesi che designano maggiormente gli Stati Uniti tramite Madrid
Domande Madrid che designano gli Stati Uniti, per Paese d'origine del richiedente. I marchi europei sono in testa: Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Svizzera e Spagna rappresentano più di quattro domande su dieci.
Domande che designano gli Stati Uniti, per origine, 2024
Le dieci principali fonti di depositi Madrid presso l'USPTO.
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| Origine | 2020 | 2022 | 2024 | Quota 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 3,172 | 3,259 | 2,785 | 11.1% |
| Regno Unito | 2,528 | 2,739 | 2,444 | 9.7% |
| Cina | 2,262 | 1,918 | 2,252 | 9.0% |
| Giappone | 1,836 | 1,898 | 1,843 | 7.3% |
| Francia | 1,594 | 1,911 | 1,738 | 6.9% |
| Italia | 1,665 | 1,688 | 1,629 | 6.5% |
| Repubblica di Corea | 1,019 | 1,460 | 1,553 | 6.2% |
| Svizzera | 1,522 | 1,642 | 1,478 | 5.9% |
| Australia | 1,513 | 1,577 | 1,300 | 5.2% |
| Spagna | 703 | 834 | 837 | 3.3% |
| Tutte le origini | 24,984 | 27,117 | 25,118 | 100% |
Fonte: WIPO IP Statistics Data Center, indicatore sui marchi "Applications via the Madrid system", USPTO per origine del richiedente (banca dati aggiornata a maggio 2026; il 2024 è l'anno più recente).1 I depositi della Cina presso l'USPTO arrivano per lo più tramite domande dirette; Madrid rappresenta una piccola quota della sua attività negli Stati Uniti.
America Latina e Stati Uniti: un grande mercato, una presenza Madrid ridotta
Gli Stati Uniti sono la principale destinazione estera dei depositi di marchi provenienti da Messico, Brasile e Colombia. Eppure i marchi latinoamericani utilizzano Madrid solo per una piccola quota dei loro depositi esteri, e la maggior parte delle maggiori economie della regione, al di fuori di Brasile, Messico, Colombia e Cile, non è affatto membro di Madrid.
Domande Madrid che designano gli Stati Uniti dall'America Latina e dai Caraibi
Totali annui, con Brasile, Messico e Colombia come fonti principali.
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| Origine | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasile | 65 | 82 | 84 | 102 | 122 |
| Messico | 42 | 73 | 62 | 63 | 54 |
| Colombia | 25 | 44 | 68 | 51 | 34 |
| Cile | 0 | 3 | 7 | 19 | 16 |
| Caraibi e altri | 8 | 16 | 7 | 10 | 12 |
| Totale | 140 | 218 | 228 | 245 | 238 |
Fonte: WIPO IP Statistics Data Center.1 "Caraibi e altri" comprende Trinidad e Tobago, Belize, Curaçao, Antigua e Barbuda, Cuba, Barbados, Panama, Perù, Argentina, Ecuador e altri con meno di 6 domande all'anno; i richiedenti di Paesi non membri possono utilizzare Madrid solo tramite uno stabilimento o un domicilio in un Paese membro.
Principali indicatori per l'America Latina
Quota dei depositi di marchi esteri effettuati tramite Madrid
La maggior parte dei marchi latinoamericani deposita ancora all'estero Paese per Paese.
Germania riportata a titolo di confronto. Fonti: WIPO IP Statistical Country Profiles 2024 (aggiornati a giugno 2026); WIPO Madrid Yearly Review 2026.2, 3
I marchi con sede in Argentina, Perù, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Panama, Costa Rica e Guatemala non possono utilizzare Madrid dal proprio Paese. Entrano negli Stati Uniti tramite una domanda diretta all'USPTO ai sensi della Section 1 o della Section 44. Consulti Domande federali di marchio.
Una designazione di Madrid a confronto con una domanda statunitense diretta
I titolari di marchi stranieri possono entrare negli Stati Uniti tramite Madrid o depositando direttamente presso l'USPTO. Le regole differiscono in aspetti rilevanti per i marchi descrittivi, le descrizioni dei prodotti e il mantenimento a lungo termine.
| Designazione di MadridSection 66(a) · 15 U.S.C. § 1141f | Domanda statunitense direttaSection 1 o 44 · depositata presso l'USPTO | |
|---|---|---|
| Tassa governativa | CHF 460 per classe, pagati all'OMPI (i $600 dell'USPTO) | $350 per classe, più sovrattasse per la descrizione libera |
| Intento d'uso | È richiesta una dichiarazione firmata dell'intenzione in buona fede di utilizzare il marchio nel commercio statunitense (modulo OMPI MM18). | Una dichiarazione verificata di uso o di intenzione in buona fede, in base al fondamento scelto. |
| Uso prima della registrazione | Non richiesto. Il marchio può essere registrato senza alcuna vendita negli Stati Uniti. | Richiesto per i depositi ai sensi della Section 1; non richiesto per la Section 44(e). |
| Prodotti e servizi | Devono rispettare le regole statunitensi di determinatezza. La classificazione dell'OMPI è fissa: i prodotti inseriti nella classe sbagliata devono essere eliminati, non spostati. | Redatti fin dall'inizio secondo gli standard statunitensi. I prodotti classificati erroneamente possono essere spostati nella classe corretta. |
| Marchi descrittivi | Nessun Registro supplementare. Per un marchio rifiutato in quanto descrittivo occorre argomentare o dimostrare la capacità distintiva, altrimenti viene rifiutato. | Può essere modificata verso il Registro supplementare, che consente comunque l'uso del simbolo ® e la tutela giudiziale. |
| Risposta al rilievo dell'esaminatore (office action) | Sei mesi, tramite un avvocato abilitato negli Stati Uniti. | Tre mesi, prorogabili una volta di tre mesi per $125. |
| Dipendenza | Cinque anni dal marchio di base nel Paese d'origine. Se questo viene meno, la tutela negli Stati Uniti viene meno con esso, anche se può essere trasformata in una domanda statunitense entro tre mesi. | Indipendente da qualsiasi deposito estero una volta registrata. |
| Mantenimento | Dichiarazioni d'uso ai sensi della Section 71, agli anni 5–6 e ogni 10 anni, depositate presso l'USPTO. Rinnovo tramite l'OMPI. | Dichiarazioni ai sensi della Section 8 e rinnovi ai sensi della Section 9, entrambi presso l'USPTO. |
| Ideale per | Marchi che utilizzano già Madrid per più Paesi, con un marchio distintivo e un elenco di prodotti conforme alla prassi statunitense. | Marchi descrittivi o al limite, marchi di Paesi non membri e depositi in cui conta un'ampia copertura negli Stati Uniti. |
◆ indica le righe in cui le due vie differiscono maggiormente. Tassa individuale per gli Stati Uniti secondo la WIPO Information Notice No. 21/2026; termini di risposta dell'USPTO secondo la guida all'esame dell'USPTO del 2022, che ha mantenuto il termine più lungo per i depositi ai sensi della Section 66(a).4, 5
I cinque errori principali dei marchi stranieri che entrano negli Stati Uniti tramite Madrid
Questi sono i problemi che riscontriamo più spesso quando i marchi europei, latinoamericani e asiatici estendono le loro registrazioni agli Stati Uniti.
Utilizzare le descrizioni dei prodotti del Paese d'origine
Le intestazioni di classe ampie e i termini generici accettati in Europa e in America Latina, come "software per computer" o "servizi di un negozio al dettaglio", sono troppo vaghi per l'USPTO. L'esaminatore richiede una formulazione più specifica e, poiché la classificazione dell'OMPI è fissa, i prodotti che appartengono a un'altra classe vanno persi anziché essere spostati.
Identificazione indeterminataFaccia esaminare l'elenco dei prodotti da un avvocato statunitense prima di designare gli Stati Uniti. Se il deposito nel Paese d'origine è ampio, valuti un elenco su misura per gli Stati Uniti o una domanda statunitense diretta.
Designare un marchio che l'USPTO considererà descrittivo
Una parola che descrive il prodotto in spagnolo, portoghese, francese, tedesco o italiano viene tradotta e trattata come descrittiva in base alla dottrina degli equivalenti stranieri (doctrine of foreign equivalents). Le designazioni di Madrid non possono passare al Registro supplementare, quindi il rifiuto spesso pone fine alla designazione degli Stati Uniti.
§ 2(e)(1) · equivalenti stranieriFaccia valutare il marchio secondo gli standard statunitensi prima della designazione. Per i marchi descrittivi o al limite, una domanda statunitense diretta mantiene disponibile il Registro supplementare.
Saltare la ricerca di anteriorità negli Stati Uniti
Un registro libero nel Paese d'origine non dice nulla sulle registrazioni statunitensi anteriori e sui diritti di common law delle imprese americane. Molti rifiuti negli Stati Uniti citano marchi che una ricerca negli Stati Uniti avrebbe evidenziato, e alcune designazioni attirano opposizioni o azioni per contraffazione dopo la registrazione.
Rischio di confusione · § 2(d)Effettui una ricerca di anteriorità negli Stati Uniti, incluse le fonti statali e di common law, prima di designare gli Stati Uniti. Costa molto meno di un'opposizione o di un rebranding.
Lasciare in sospeso un rifiuto provvisorio
I rifiuti dell'USPTO raggiungono il titolare tramite l'OMPI e lo studio del Paese d'origine, con perdita di tempo. Solo un avvocato abilitato negli Stati Uniti può rispondere, e una scadenza mancata comporta l'abbandono della designazione degli Stati Uniti, senza Registro supplementare né tassa di proroga a cui ricorrere.
AbbandonoInoltri ogni rifiuto dell'USPTO al consulente legale statunitense il giorno stesso in cui arriva. Nominare un consulente statunitense prima dell'emissione del rifiuto fa risparmiare settimane.
Registrare senza piani concreti di vendita negli Stati Uniti
Una designazione di Madrid può essere registrata senza uso negli Stati Uniti, ma la dichiarazione ai sensi della Section 71, dovuta tra il 5° e il 6° anno, richiede la prova dell'uso nel commercio statunitense per ogni articolo indicato. Tre anni di mancato uso costituiscono prova di abbandono, e una documentazione debole sull'intento d'uso espone a contestazioni da parte dei concorrenti.
Section 71 · mancato usoConservi la documentazione dei piani di lancio negli Stati Uniti, avvii vendite effettive negli Stati Uniti e limiti l'elenco dei prodotti a ciò che venderà. Una volta rilasciata la registrazione, la iscriva presso la Dogana degli Stati Uniti e in Amazon Brand Registry.
Domande frequenti
Ho bisogno di un avvocato statunitense per una designazione degli Stati Uniti tramite Madrid?
Sì, se il Suo domicilio è al di fuori degli Stati Uniti e l'USPTO emette un rifiuto provvisorio, viene presentata un'opposizione o è necessaria qualsiasi altra risposta. Lo studio del Suo Paese d'origine non può depositarla. Molti studi stranieri ci nominano prima dell'emissione di un rifiuto, così che le scadenze non vadano perse durante la trasmissione.
Quanto costa designare gli Stati Uniti?
Dal 12 aprile 2026 la tassa individuale per gli Stati Uniti è di CHF 460 per classe, pagata all'OMPI con la domanda internazionale o con la designazione successiva. Gli onorari legali per l'eventuale risposta a un rifiuto sono a parte.
Quanto tempo impiega l'USPTO?
L'USPTO esamina le designazioni di Madrid con le stesse tempistiche delle domande nazionali, con una prima azione in media dopo circa quattro mesi e mezzo nel primo semestre dell'esercizio 2026. Ai sensi del Protocollo di Madrid, l'USPTO deve notificare qualsiasi rifiuto entro 18 mesi dalla notifica dell'OMPI.
Devo utilizzare il marchio negli Stati Uniti prima che venga registrato?
No. Una designazione di Madrid può essere registrata sulla base dell'intento d'uso dichiarato. Tuttavia, una dichiarazione ai sensi della Section 71 che dimostri l'uso nel commercio statunitense è dovuta tra il quinto e il sesto anno dalla registrazione, e successivamente ogni dieci anni.
Qual è il termine per rispondere a un rifiuto dell'USPTO?
Sei mesi dalla data del rilievo dell'esaminatore (office action) per una designazione di Madrid. Per i titolari domiciliati all'estero, la risposta deve essere depositata da un avvocato abilitato negli Stati Uniti.
Posso trasferire il mio marchio nel Registro supplementare se viene rifiutato in quanto descrittivo?
No. Questa opzione non è disponibile per le designazioni di Madrid. Le alternative sono contestare il rifiuto, dimostrare la capacità distintiva acquisita o depositare una nuova domanda statunitense diretta che possa essere modificata verso il Registro supplementare.
Che cosa succede se la mia registrazione nel Paese d'origine viene cancellata?
Se ciò avviene entro cinque anni dalla data di registrazione internazionale, anche la tutela negli Stati Uniti viene cancellata. Entro tre mesi, può trasformare la designazione degli Stati Uniti in una domanda statunitense diretta che conserva la data originaria.
Devo designare gli Stati Uniti tramite Madrid o depositare direttamente?
Madrid è di solito efficiente quando deposita già in più Paesi e il Suo marchio e l'elenco dei prodotti sono adatti alla prassi statunitense. Una domanda diretta è spesso preferibile per i marchi descrittivi, per un'ampia copertura dei prodotti o per i marchi di Paesi non membri. Consulti la nostra pagina Domande federali di marchio per la via diretta.
Ci invii il rifiuto provvisorio dell'USPTO
Ci invii il rifiuto, il numero di registrazione internazionale e il termine di risposta. Esamineremo il rifiuto, Le illustreremo le opzioni e i costi probabili e verificheremo eventuali conflitti prima di avviare qualsiasi attività sostanziale.
- Avvocato statunitense incaricato (attorney of record) per le designazioni di Madrid
- Risposte ai rifiuti provvisori e alle opposizioni dell'USPTO
- Ricerca di anteriorità negli Stati Uniti prima di designare gli Stati Uniti
- Dichiarazioni ai sensi della Section 71, iscrizione presso la CBP e Amazon Brand Registry