Votre homologue américain pour vos clients canadiens
Votre homologue américain pour vos clients canadiens.
Les cabinets de marques de commerce canadiens nous confient plus de travail américain que les cabinets de tout autre pays que nous servons. Nous agissons comme avocat américain inscrit au dossier pour vos clients, nous faisons rapport à vous plutôt qu'au client, et nous vous renvoyons le travail canadien provenant des États-Unis.
Activité en matière de marques au Canada et à l'USPTO
L'OPIC a enregistré 134,699 classes déposées en 2024, une baisse de 23% par rapport à 2019. Les titulaires canadiens ont déposé 45,963 demandes américaines de 2021 à 2025, dont 6% par l'intermédiaire de Madrid.
Dépôts de marques de commerce auprès de l'OPIC
Nombre de classes dans les demandes déposées auprès de l'OPIC, directement et par Madrid, selon la résidence du déposant.
Voir le tableau de données
| Année | Total | Résidents | Non-résidents |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174,284 | 91,856 | 82,428 |
| 2020 | 147,228 | 62,559 | 84,669 |
| 2021 | 175,789 | 66,458 | 109,331 |
| 2022 | 153,426 | 53,907 | 99,519 |
| 2023 | 142,605 | 53,626 | 88,979 |
| 2024 | 134,699 | 46,808 | 87,891 |
Demandes américaines déposées par des titulaires canadiens
Demandes auprès de l'USPTO par année de dépôt de titulaires ayant une adresse au Canada. La barre 2026 couvre la période de janvier à septembre.
Voir le tableau de données
| Année de dépôt | Déposées | Enregistrées à ce jour | Par Madrid |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,097 | 6,080 | 579 |
| 2022 | 9,512 | 5,052 | 523 |
| 2023 | 8,759 | 4,583 | 472 |
| 2024 | 8,735 | 4,140 | 519 |
| 2025 | 7,860 | 2,389 | 505 |
| 2026 (janv.–sept.) | 5,655 | 293 | 384 |
Flux Madrid entre le Canada et les États-Unis
Désignations inscrites par l'OMPI chaque année : titulaires canadiens désignant les États-Unis, et titulaires américains désignant le Canada.
De 2020 à 2025, les titulaires américains ont désigné le Canada environ 15 fois plus souvent que les titulaires canadiens n'ont désigné les États-Unis.
Voir le tableau de données
| Année | États-Unis désignés par des titulaires canadiens | Canada désigné par des titulaires américains | Ensemble des désignations du Canada | Demandes internationales déposées par l'intermédiaire de l'OPIC | Refus provisoires émis par l'OPIC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 356 | 6,077 | 21,078 | 570 | 1,114 |
| 2021 | 593 | 8,516 | 26,075 | 936 | 15,176 |
| 2022 | 524 | 8,002 | 24,410 | 783 | 18,909 |
| 2023 | 473 | 6,903 | 22,025 | 760 | 20,420 |
| 2024 | 516 | 7,032 | 22,020 | 773 | 20,501 |
| 2025 | 501 | 6,938 | 21,957 | 797 | 22,158 |
Désignations Madrid reçues par l'OPIC
Ensemble des désignations du Canada dans les demandes internationales et les désignations postérieures, de toutes origines.
En 2025, les titulaires américains ont effectué 32% des 21,957 désignations du Canada. L'OPIC a émis 22,158 refus provisoires cette année-là.
Notre méthode de calcul. Les chiffres des offices nationaux sont des nombres de classes (demandes multipliées par le nombre de classes qu'elles visent) provenant du WIPO IP Statistics Data Center, mise à jour de mai 2026, couvrant les dépôts directs et Madrid. Les chiffres Madrid sont des données de l'OMPI selon la date de réception au Bureau international jusqu'en 2025. Les chiffres de l'USPTO comptent les demandes par date de dépôt lorsque l'adresse d'un titulaire se trouve au Canada, d'après les données de l'USPTO extraites le 27 octobre 2026.
La règle de l'avocat américain et les agents canadiens
Depuis le 3 août 2019, un déposant ou titulaire domicilié hors des États-Unis doit être représenté devant l'USPTO par un avocat autorisé à exercer dans un État américain. La règle est entrée en vigueur quelques semaines après l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid, le 17 juin 2019.
L'USPTO reconnaît encore certains avocats et agents de marques de commerce canadiens en vertu de 37 C.F.R. § 11.14(c), mais uniquement pour représenter des parties situées au Canada, et seulement après reconnaissance par l'Office of Enrollment and Discipline de l'USPTO. Un agent reconnu ne peut pas agir pour la filiale américaine de votre client, une société mère non canadienne ou un cotitulaire situé ailleurs, et ne peut pas s'occuper de litiges aux États-Unis, du suivi des inscriptions auprès des douanes ou des recours sur Amazon. La plupart des cabinets canadiens nomment donc un avocat américain pour chaque dossier aux États-Unis.
Ce que cela signifie pour votre cabinet
- Vous conservez la relation client et la stratégie
- Nous sommes l'avocat inscrit au dossier et l'adresse de correspondance auprès de l'USPTO
- Chaque avis de l'USPTO vous est transmis avec notre recommandation
- Nous vous renvoyons le travail au Canada provenant des États-Unis
Ce que nous prenons en charge pour vos clients canadiens
Toute la vie d'une marque aux États-Unis, du premier dépôt aux recours, selon vos instructions.
Dépôts directs aux États-Unis
Demandes fondées sur l'emploi, l'intention d'emploi, l'enregistrement d'origine en vertu de la Section 44(e) et la priorité en vertu de la Section 44(d).
Refus Madrid
Réponses aux refus provisoires de l'USPTO visant des désignations des États-Unis.
Actions officielles
Arguments et modifications concernant la probabilité de confusion, le caractère descriptif, les spécimens et la désignation des produits et services.
Affaires devant le TTAB
Oppositions, radiations, appels ex parte, lettres de protestation et requêtes en radiation partielle (expungement) ou en réexamen.
Maintien
Déclarations en vertu des Sections 8 et 71, affidavits en vertu de la Section 15, renouvellements en vertu de la Section 9, et suivi de chaque échéance américaine.
Inscriptions
Cessions, fusions et changements de nom inscrits auprès de l'Assignment Recordation Branch de l'USPTO.
Recours
Mises en demeure, inscription auprès des douanes américaines, Amazon Brand Registry et coordination avec les avocats plaidants.
Conçu pour le cabinet mandant
- Vérification des conflitsNous vérifions les conflits avant tout travail de fond, habituellement dans un délai d'un jour ouvrable.
- Entente d'associationUne courte entente écrite fixe les règles de rapport, de facturation et de contact avec le client.
- InstructionsPar courriel, en anglais, ou en français par l'intermédiaire d'un traducteur. Nous confirmons la réception et l'échéance le jour même.
- RapportsNous faisons rapport à votre cabinet, et non à votre client, à moins que vous ne nous demandiez de mettre le client en copie.
- HonorairesHonoraires forfaitaires pour les actes courants, facturés en dollars américains avec instructions de virement ; taxes officielles au coût réel.
Là où les dépôts américains provenant du Canada tournent mal
Les problèmes que nous constatons le plus souvent dans les dossiers américains confiés par des cabinets canadiens, et notre façon de traiter chacun.
Libellés canadiens des produits et services
Le Manuel des produits et services de l'OPIC et l'ID Manual de l'USPTO diffèrent. Des termes acceptés par l'OPIC, comme des descriptions générales de logiciels ou de magasins de détail, entraînent souvent des refus pour imprécision à l'USPTO, tant pour les désignations Madrid que pour les dépôts directs.
Nous réécrivons la désignation selon la forme américaine avant que la demande Madrid ne quitte l'OPIC, ou avant un dépôt direct.
Enregistrements sans emploi aux États-Unis
De nombreux clients canadiens enregistrent aux États-Unis en vertu de la Section 44(e) ou de Madrid avant de vendre aux États-Unis. La déclaration en vertu de la Section 8 ou de la Section 71 entre la 5e et la 6e année échoue alors, et le programme de vérification de l'USPTO retire les produits qui ne sont pas employés.
Nous inscrivons l'échéance d'emploi dès le départ et demandons des preuves d'emploi aux États-Unis un an avant qu'elle n'arrive.
Priorité en vertu de la Section 44(d) sans plan pour les États-Unis
Les déposants canadiens ont revendiqué la priorité en vertu de la Section 44(d) dans environ un tiers de leurs demandes américaines de 2021–2025. Une revendication de priorité protège la date, mais la demande américaine nécessite toujours une base valable et un plan d'emploi aux États-Unis.
Nous confirmons la base et le plan de lancement aux États-Unis lors du dépôt de la revendication de priorité.
La titularité de part et d'autre de la frontière
Les marques sont souvent employées aux États-Unis par une filiale américaine alors que la société mère canadienne dépose. Si la société mère ne contrôle pas la nature et la qualité des produits, la demande peut être contestée.
Nous documentons la licence ou l'arrangement de contrôle avant le dépôt.
Attaque centrale contre les désignations Madrid
Pendant cinq ans, une désignation des États-Unis dépend de la demande ou de l'enregistrement de base canadien. Une opposition devant l'OPIC qui restreint le dépôt de base restreint aussi la désignation américaine.
Lorsque le dépôt auprès de l'OPIC est contesté, nous recommandons un dépôt direct aux États-Unis ou préparons une transformation.
Le travail circule dans les deux sens
Les titulaires de marques américains ont désigné le Canada dans environ 7,000 dépôts Madrid par an de 2021 à 2025, et l'OPIC émet désormais plus de 20,000 refus provisoires par an. Lorsque nos clients américains ont besoin de poursuite au Canada, de réponses à des refus ou de travail d'opposition, nous mandatons des conseils canadiens, et nous confions ce travail aux cabinets qui nous envoient du travail américain.
Nous ne pratiquons pas le droit canadien. Lorsqu'un client américain a besoin d'une protection au Canada, le dossier est confié à un conseil canadien, et nous faisons rapport du résultat à notre client.
Ce qu'il faut envoyer avec une instruction
- Nom du client, type d'entité et pays de constitution
- Adresse complète du domicile (adresse municipale, et non une case postale)
- La marque telle que déposée dans le pays d'origine, avec toute revendication de couleur et traduction
- Numéro et date du dépôt ou de l'enregistrement d'origine (pour la priorité ou la Section 44(e))
- Produits et services, idéalement déjà rédigés selon l'ID Manual américain
- Dates d'emploi aux États-Unis et un spécimen, si le client vend déjà aux États-Unis
- Pour les refus Madrid : la notification de l'OMPI et le refus de l'USPTO
- L'échéance de réponse ou de dépôt que vous suivez
Foire aux questions
Un agent de marques de commerce canadien peut-il encore déposer auprès de l'USPTO?
Seulement si l'Office of Enrollment and Discipline de l'USPTO a reconnu l'agent en vertu de 37 C.F.R. § 11.14(c), et alors uniquement pour des parties situées au Canada. La plupart des cabinets canadiens nomment plutôt un avocat américain, car la reconnaissance ne couvre pas les filiales américaines, les sociétés mères étrangères, les litiges devant le TTAB ni les recours judiciaires.
Répondez-vous aux refus provisoires de désignations Madrid canadiennes?
Oui. Un refus provisoire d'une désignation des États-Unis doit faire l'objet d'une réponse par un avocat autorisé à exercer aux États-Unis pour un titulaire domicilié au Canada. Nous examinons le refus, recommandons une réponse et la déposons par TEAS.
Comment vos honoraires sont-ils structurés pour le travail d'associé?
Les actes courants, comme une nouvelle demande, une réponse à un refus de routine ou une déclaration en vertu de la Section 71, font l'objet d'honoraires professionnels forfaitaires, indiqués dans notre barème d'honoraires pour associés. Le travail contentieux est facturé à l'heure ou selon un budget convenu. Les taxes officielles sont refacturées au coût réel, et les factures sont en dollars américains.
Dans quels délais donnez-vous suite à une instruction?
Nous confirmons la réception et l'échéance le jour ouvrable même et vérifions les conflits avant tout travail de fond. Pour les échéances urgentes, indiquez-nous la date dans votre premier courriel.
Pouvez-vous travailler en français?
Nos avocats travaillent en anglais et en espagnol. La correspondance et les documents en français sont traités par l'intermédiaire d'un traducteur qualifié, et nous vous faisons rapport en anglais, sauf demande contraire.
Communiquerez-vous directement avec notre client?
Non, sauf si vous nous le demandez. Nous faisons rapport au cabinet mandant et ne mettons le client en copie que sur votre instruction.
Demander notre barème d'honoraires pour associés
Notre barème indique les honoraires forfaitaires des actes américains que les cabinets canadiens nous confient le plus souvent, avec notre liste de contrôle des instructions et un court guide des refus de l'USPTO les plus fréquents visant les dépôts provenant de l'étranger.
- Demandes directes auprès de l'USPTO
- Refus provisoires Madrid
- Oppositions et radiations devant le TTAB
- Déclarations en vertu des Sections 8 et 71